「進步性」判斷的思考層次－－從最高汗政法院104年度判字第214號判決談起

依我國現行專利法第21條、第22條第1項規定，「利用自然法則之技術思想之創作」，「可供產業上利用」者，得依法申請取得發明專利。惟該發明如於申請前已有公開情事，或「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第22條第1項與第2項所分別明文。後者即發明專利應具「進步性」要件之規定。前述進步性之要件，依專利法第120條規定，於新型專利準用之。設計專利則將此要件規定於同法第122條第2項：倘如設計為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時，仍不得取得設計專利。關於專利要件中之進步性要件，於國內外司法實務、行政審查實務，均饒富爭議。以我國專利侵權訴訟為例，被控侵害專利之被告，多會於該專利侵權民事訴訟中抗辯原告據以起訴之系爭專利違反專利法規定，而有應撤銷之事由。民事法院基於智慧財產案件審理法第16條第1項規定，應就此類抗辯自為判斷。又於專利舉發行政訴訟中（不論是舉發人不服舉發不成立之審定而為之爭訟，抑或專利權人不服舉發成立之審定而為之爭訟），行政法院亦需於訴訟中判斷涉訟專利是否符合專利要件，有無舉發人指摘之違反專利法情形。無論在專利侵權民事訴訟，抑或專利舉發行政訴訟，以系爭發明欠缺進步行為由，據以主張系爭專利有應撤銷或不應准予專利之事由，最為常見。然就如何判斷發明是否具備進步性之專利要件，其論斷方式、評估步驟，實務上尚未形成統一見解。