電腦軟體之專利標的適格性在美國的演變——從Bilski到Alice判決   全文下載

自從電腦軟體開始蓬勃發展以來，電腦軟體發明是否具有專利標的適格性一直是備受爭議的話題。關於此點，世界主要國家在專利法之規定亦不盡相同，以軟體產業最發達的美國為例，美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States，下稱「最高法院」）自1972年以來所作判例曾被稱為「專利適格性三部曲」（patent-eligibility trilogy），亦即指最高法院之Gottshalk v. Benson案 、Parker v. Flook案 及Diamond v. Diehr案 等三件案例。Gottshalk案 指出純粹演算法之軟體不具專利標的適格性，Parker案指出演算法之軟體若其應用具有新穎性及非顯而易見性則具有專利標的適格性，Diamond案指出執行電腦軟體並非即不具專利標的適格性。在這三件判例之後，對於電腦軟體之專利標的適格性具有指標性意義的要屬美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）於1998年之State Street v. Signature案 ，以及2008年的In re Bilski案 。其中，State Street案確認電腦軟體屬專利適格標的並建立「有用、具體及有形結果」（useful, concrete, and tangible result, UCT）測試法，In re Bilski案則建立「機器或轉換測試法」（machine-or-transformation test, M-or-T test）並指出有用、具體及有形結果測試法不應再被依賴，本案之後由最高法院審理，於2010年作成Bilski v. Kappos案 。在Bilski之前，會產生問題的只有方法請求項，但之後的2014年，最高法院又作成Alice v. CLS案 ，本案是CAFC先以全院聯席聽證審理後，將電腦軟體之系統請求項也宣告無效，最高法院也維持CAFC決定，造成劃時代的重大影響，本文將以Alice案之形成為探討核心。本文係從最高法院Bilski案以後之CAFC案例出發，以探討電腦軟體之專利標的適格性，進而分析美國判斷電腦軟體之專利標的適格性之演變，並且探討Alice案之成因。最高法院從Bilski案到Alice案，不過短短4年，在電腦軟體之專利標的適格性的判斷原則卻有很大的變化。一件案例不會憑空突然發生，必然有一段時間的蘊釀才會形成，藉由Alice案之前的CAFC案例，可深入瞭解為何產生如此大的變化，更有助於正確瞭解Alice案所建立的原則俾能正確適用。Bilski案過去已有相關文獻進行探討 ，Alice案亦有相關期刊文獻 與學位論文 。本文重點不在這兩件判決本身，而是在這兩件判決之間的CAFC判決，其目的是瞭解Bilski案之後的演變，以及Alice案的形成，且著重在實務面問題的探討。