論申請專利範圍明確性之判斷   全文下載

我國專利侵害之鑑定流程分為兩階段：一、解釋申請專利範圍；及二、比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法） 。同樣地，經美國最高法院予以肯定的專利侵害分析亦為兩步驟：一、解釋專利各請求項的意義和範圍；及二、判斷被訴裝置是否落入經解釋後各請求項的範圍 。因此，在專利侵害鑑定或分析上，首要工作就是要解釋申請專利範圍各請求項。另一方面，我國現行專利審查基準中記載：「進行審查時，係依以下步驟進行：(1)理解發明內容：閱讀說明書、申請專利範圍及圖式，以理解並確認申請專利之發明的內容。(2)進行檢索：除全部請求項均屬『無須或無法進行檢索』之情形外，亦即如有任何一項仍得檢索時，應進行檢索。……(3)終止檢索：經檢索後發現使請求項不符新穎性、進步性等要件之先前技術，或認為後續能發現更接近之先前技術的可能性極微時，得停止該請求項之檢索，並進行次一請求項之檢索。……完成檢索後，應就所檢索到的先前技術與得進行比對之請求項進行新穎性、進步性等要件之認定，並撰寫審查意見及檢索報告」 。又，申請專利之發明，指記載於申請專利範圍中請求保護之申請標的（subject matter） 。易言之，在進行檢索以求進入新穎性及進步性比對之前的審查，首要工作為理解並確認記載於申請專利範圍中請求保護之申請標的。因此，無論是專利侵害之鑑定、分析或是專利審查的進行，第一步都是對申請專利範圍進行「解釋」或者「理解」。拙見以為「理解」（comprehend）應指就申請專利範圍所載內容進行技術涵義的認識至有一定程度瞭解的過程，而所謂的「解釋」（interpret）或「建構」（construe）應指依照所理解的內容賦予申請專利範圍所載發明特定技術涵義的過程，因而「理解」申請專利範圍所載發明內容應先於「解釋」（interpret）或「建構」（construe）申請專利範圍。據此，專利審查上的「理解並確認申請專利範圍所載發明內容」與專利侵害上的「解釋申請專利範圍」本質上均涵蓋「理解申請專利範圍所載發明內容」。然而，當申請專利範圍所載發明內容無法被理解（not to be comprehended）進而無法被解釋（not to be construed）時，是否還能接著進行專利侵害鑑定或專利審查的下個步驟？2010年，美國聯邦巡迴上訴法院曾在Enzo Biochem, Inc. v. Applera Corp.案中引用Honeywell Int’l, Inc. v. Int’l Trade Comm’n案判決見解 ，指出「如果申請專利範圍是不明確的，那麼申請專利範圍無法被解釋。而當可供辨識的申請專利範圍解釋無法被提供時，新穎性審查將無法開始」 。換言之，當申請專利範圍無法被解釋時，就無從判斷是否具可專利性以及是否侵權。而當申請專利範圍因不明確而無法被理解時，申請專利範圍的解釋將無法進行。因此，在進行「解釋申請專利範圍」之前，應先判斷「申請專利範圍是否明確」。「申請專利範圍是否明確」的判斷規定於我國現行專利法第26條第2項，而我國專利審查基準規定了「請求項記載原則」，且列舉一些不符合明確性要件的態樣 。儘管如此，我國智慧財產局在專利案件審查上以及智慧財產法院在專利訴訟案件裁判上，對於申請專利範圍明確性要件的判斷仍常見分岐，無法確實掌握明確性要件的規範本質及判斷方式。美國最高法院於2014年6月2日於Nautilus, Inc. v. Biosig Insturments, Inc.案（下稱「Nautilus案」），確立了申請專利範圍明確性的判斷標準，強調申請專利範圍之明確與否並非從法院解釋申請專利範圍的過程中對於申請專利範圍請求項是否「可供解釋」（amenable to construction）或「沒有無法解決的含糊」（not insolubly ambiguous）的檢視來判斷，而是決定於熟習發明所屬技術領域人士（person skilled in the art）對於申請專利範圍所界定的範圍的理解是否可達「合理確定」（reasonable certainty）的程度 。本文嘗試從美國最高法院於Nautilus案中對於專利申請專利範圍明確性的判斷標準確立見解出發，觀照我國智慧財產法院及最高行政法院之專利訴訟判決案例，對我國在專利申請專利範圍的明確性判斷上提供建議。